En 1982, pour répondre à un blocage institutionnel lié au manque de cohérence nationale des décisions de justice en matière de Brevets, le Congrès américain avait créé une juridiction d'appel spécialisée - le Federal Circuit - . La première affaire lui était présentée en Octobre 1982.

Le Federal Circuit a une compétence d'attribution sur les appels des décisions rendues en dernier ressort par les District Court si la compétence du District Court était fondée, même en partie, sur le "28 United States Code"  Section 1338.(1).
La Section 1338(a) prévoit que les "District Court"ont une compétence spécifique sur toute action civile "fondée sur" toute loi du Congress promulguée en matière de Brevets. Cette Section 1338(a) reprend le même language processusel que la section 1331 du 28 USC (dispositions relatives aux compétences des juridictions fédérales). Cependant, les tribunaux avaient tendance à déterminer leur compétence en recherchant si l'affaire soumise relevait de la Section 1338(a) ou de la Section 1331. Les procès en contrefaçons de brevets étaient portés exclusivement devant le Federal Circuit parceque ces procès étaient fondés sur les lois relatives aux Brevets.

A l'inverse, les contestations sur les licences de brevets pouvaient être portées devant n'importe quel circuit juridictionnel, Fédéral ou District. La raison en étant que le procès n'impliquait pas l'application des lois sur les Brevets.

Dans une affaire "Christianson v Colt Indus Operating Corp(2)" la Supreme Court a considéré que les juridictions du Federal Circuit n'avaient pas compétence au regard des Sections 1295(a)(1) et Section 1338 compte tenu de ce que l'affaire ne portait pas sur le droit férédal des Brevets.

La Cour a considéré notamment que le fait de soulever un argument de défense fondé sur le droit Fédéral des Brevets ne lie pas le litige au Droit Fédéral des Brevets.

La Supreme Court a statué à nouveau pour limiter la compétence du "Federal Circuit" dans une affaire "Holmes Group, Inc v Vornado Air Circulation Sys, Inc.(3)". Dans une instance précédente, Vornado avait saisi la "International Trade Commission" pour enquêter et délivrer à Holmes Group une ordonnance aux fins de cessation d'une activité de fabrication litigieuse. Holmes Group a appelé de cette ordonnance devant le District Court du Kansas afin d'obtenir une déclaration établissant que le produit qu'il fabriquait ne violait pas les droits de Vornado. Vornado formait alors une demande reconventionnelle en contrefaçon de brevet.

La District Court a donné raison à Holmes Group "Vornado Air Circulation Systems, Inc v Duracraft Corp.(4)" . Vornado a fait appel devant le Federal Circuit, qui considérait que l'affaire devait revenir aux District Court, compte tenu de la modification législative intervenue. Le Holmes Group a fait appel de cette décision, considérant que le Federal Circuit n'avait pas compétence pour l'appel. La Supreme Court lui donne raison.

Jugé que le "Federal Circuit ne peut pas avoir compétence sur une affaire dans laquelle la demande n'évoque aucune action en matière de Brevet, même si à titre de défense, il est formé une plainte reconventionnelle en matière de brevet".(6).

Les juges Ginsburg et O'Connor ont statué en ce sens que la juridiction d'appel devait être déterminée en fonction du sujet sur lequel la demande portait réellement. Toutefois, s'il y avait eu une action reconventionnelle "obligatoire" intervenant en application du Droit Fédéral des Brevets, la Federal Circuit devait se voir reconnaître une compétence exclusive d'appel.(9)

La Décision de la Supreme Court "Holmes Group" a limité la compétence du Federal Circuit en matière d'actions en contrefaçon de brevets. A présent, si une action reconventionnelle en matière de brevets est déposée par le défendant, cette action sera jugée par le Circuit Cour, de sorte que ces décisions seront susceptibles d'appel.

La première application de ce précédent a été réalisée le 2 juillet 2002 dans l'affaire "Telecomm Technical Services Inc v Siemens Rolm Communications Inc,(10)". Le Federal Circuit a transferé une affaire où l'action principale n'était pas liée au Droit des Brevets à la 11th Disctrict Circuit.

(1) 28 USC Section 1295(a)(1).

(2) 486 US 800 (1988).

(3) 122 S Ct 1889 (2002).

(4) 58 F 3d 1498 (10th Cir 1995) (finding that Vornado did not have protectable trade dress rights).

(5) TrafFix Devices, Inc v Marketing Displays, Inc, 532 US 23 (2001).

(6) 112 S Ct at 1891.

(7) Aerojet-General Corp v Machine Tool Works, Oerlikon-Buehrle Ltd, 895 F 2d 736 (Fed Cir 1990).

(8) See Dreyfuss, The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Courts, 64 NYU L Rev 1, 25-30, 54 (1989) (evaluating criticism that the Federal Circuit demonstrates a greater pro-patent bias than regional circuits).

(9) But see Christianson, 486 US, at 814 (Federal Circuit jurisdiction, like that of the district court, "is determined by reference to the well-pleaded complaint, not the well-tried case").

(10) 295 F 3d 1249 (Fed Cir 2002).