Source : Cabinet Trevisan & Cuonzo Avvocati
30 septembre 2002

En juin 2002, le Tribunal Cantonal de Vicenza a procédé à une revue complète des différentes méthodes de calcul des dommages-intérêts en matière de violation de brevets. Statuant en faveur du titulaire du brevet, le Tribunal a non-seulement ordonné le paiement d'une indemnisation supplémentaire de 3 % au titre des royalties, mais en plus a instauré une condamnation pour préjudice moral.

Le demandeur, Lafer SpA, opère dans le secteur sector. Il détient un brevet italien (qui a expiré entre-temps) relatif à un système automatique de tissage. Un ancien employé a formé une société concurrente, "Fabotex srl", et a apporté  ce procédé dans ses machines à tisser, bénéficiant ainsi du savoir-faire et des informations techniques acquises lors de son contrat avec Lafer SPA.

La procédure a été initiée contre Fabotex pour contrefaçon de brevets. Le défendant a formé une action reconventionnelle, poursuivant la nullité du brevet. Le Tribunal Italien a désigné un expert judiciaire pour établir un rapport sur les aspects techniques des actions.

L'expertise a établi que brevet LAFER était valableet qu'il a bien été violé par le défendeur.
Une nouvelle expertise a été ordonnée pour déterminer le préjudice.

La décision revêt un intérêt particulier, compte tenu de l'analyse et des conclusions dégagées relativement aux condamnations à dommages et intérêts.

Le Tribunal a fait référence à 3 méthodes courament acceptées par la juridction Italienne pour déterminer le préjudice en matière de brevets:
La première est basée sur le manque à gagner du titulaire du brevet
La seconde est basée sur le profit illégal réalisé par le contrefacteur
La troisième se fonde sur la notion de royalties raisonnables.

L'expertise conclut à l'application de royalties de 5 %, calculée sur le profit réalisé par le contrefacteur sur la vente de ses machines.
Le contrefacteur a tenté de faire valoir que le pourcentage arrêté devait être fixé sur le profit dérivé des ventes du procédé spécifique faisant l'objet du brevet, plutôt que sur la machine entière.
Le Tribunal a rejeté cette position.

Dès lors qu'aucun des critères ne permettait de présenter un système parfait de calcul des dommages et intérêts, la méthode des royalties raisonables était la plus appropriée à l'espèce. Cependant, 5% de royalty n'a pas été jugé suffisant dans la circonstance de l'espèce, compte tenu du fait qu'elle ne prenait pas en compte :

- le fait que le préjudice résultait de la perte de clientèle détournée au profit du contrefacteur
- le fait que l'entée du concurent sur le marché a contraint le titulaire du brevet à baisser ses prix, ce qui a eu pour résultat qu'il n'a plus pu couvrir ses frais de recherche indispensables,
- le fait qu'en applicant au contrefacteur le même taux de royalties que celui de la licence obligatoire, le Tribunal se prononcerait de fait en faveur de la contrefaçon, qui pourrait s'analyser comme un mode d'obtention d'une licence obligatoire
- le fait qu'en définitive, une telle solution serait plus avantageuse pour le contrefacteur que d'avoir à payer la licence depuis le début de la contrefaçon

En conséquence, le Tribunal a rajouté au taux de 5 % une redevance additionnelle de 3%, en considérant que 8% de redevance permettrait de rétablir les gains estimés du titulaire du brevet, et de compenser:

La perte sur le fonds de commerce
La perte de clientèle
La perte commerciale (diminution des prix)
et l'impossibilité de reouvrer les coûts d'acquisition et d'entretien du brevet

Le Tribunal a également ordonné le paiement de Dommages et Intérêts au titre d'un préjudice moral spécifique, destiné à punir la partie de mauvaise foi à raison de ses actes illégaux. Ces Dommages-Intérêts moraux sont alloués à par le Tribunal de manière discrétionnaire. Le Tribunal a fixé cette condamnation à 10% des condamnations déjà obtenues, majorée des intérêts au taux légal.

Solution particulièrement représentative du droit Italien, en ce qu'elle procède à une revue des méthodes de calcul des dommages-intérêts.

En revanche, elle apporte une solution novatrice, sur les royalties raisonnables. Il n'est pas évident que cette décision soit suivie par les autres juridictions.  Cependant, il s'agit d'un premier pas vers une évolution  du droit de l'indemnisation des contrefaçons de brevets.