Source : Cabinet Ella Cheong Mirandah & Sprusons

Protection d'une marque notoire - Affaire TOSHIBA c/ TOSIBA 

Origine du litige:

 En 1989, une entreprise commerciale exerce sous le nom "M/s Tosiba Appliances Co." Elle procède au dépôt d'une marque "TOSIBA" en Inde, dans les classes 7et 9.
9- "Appareils électriques, instruments, fers à repasser, et autres outillages électriques inclus dans la classe 9".
7- "machines à coudre, et outils assimilés, à l'exception de certains éléments".
Les déposants déclarent que la marque de fabrique est utilisée depuis février 1975. Le Registre des Marques demande la publication préalable de la marque. La publication a lieu dans le "Trazdemarks Journal" le 16/11/1995.

Opposition

Une opposition est formée le 29 janvier 1996, par M. Kabushiki Kaisha Toshiba, pour Toshiba Corporation, contre la marque TOSIBA.
Fondement de l'opposition:
- Le terme "TOSHIBA" est une invention de l'esprit créées par la fusion des lettres "TO" de la ville de Tokyo et "SHIBA" du nom d'une ancienne société dont il était propriétaire: SHIAura Electric Co. Ltd.
- La marque "TOSHIBA" est utilisée depuis 1939
- La Toshiba Corporation collabore avec de nombreuses sociétés Indiennes, et la première utilisation de la marque en Inde remonte à 1951.

En défense, le déposant prétendait que la marque TOSHIBA n'avait aucune réputation en Inde, de sorte qu'il n'y avait aucun risque de cofusion dans l'esprit du consommateur, au cas où Toshiba Corporation souhaitait utiliser sa marque. En outre, ils invoquaient la différence de nature entre les marchandises produites par eux et celles produites par Toshiba Corporation. Ils invoquaient le principe de l'exploitation concurrente d'une marque de bonne foi, article 12(3) de la loi de 1958 sur les Marques et Marques de Fabrique.

Jugement:

Le Tribunal oppère une comparaison des marques concurrentes.
Il constate que:
    la seule distinction entre les deux marques est l'absence du "H" sur la marque contrefaisante.
    l'identité phonétique des marques dans certaines régions indienne où la lettre "S" se prononce "sh".

En conséquence, le Tribunal a jugé que la marque TOSIBA était trop proche de celle de TOSHIBA et entraînait une confusion dans l'esprit du consommateur.
Compte tenu de cette proximité, le consommateur pouvait légitimement penser que les marchandises couvertes par les deux marques, même si elles étaient très différentes, pouvaient être fabriquées par la même société.

Sur l'application de l'article 12(3), le Tribunal a considéré que l'exploitation de bonne foi d'une marque concurrente est le principe essentiel pour autoriser l'enregistrement d'une marque sous ce fondement. Or, la bonne foi de cette exploitation doit s'apprécier dans une perspective commerciale, et surtout à son enregistrement. Si le dépôt de la marque est fait de bonne foi, alors son exploitation est supposé être de bonne foi. A l'inverse, si une marque est déposée de mauvaise foi, son exploitation ne sera jamais loyale.

La connaissance par le déposant de l'existence d'une identique ou similaire préalable au dépôt rend le dépôt déloyal.

En l'espèce, le déposant a enregistré la marque "TOSIBA" en 1975, pour des fours et des fers à repasser électriques. Or, la marque "TOSHIBA" n'est ni un mot signifiant dans aucun language, ni un nom, et a été inventée spécifiquement par l'opposant. Et elle a acquis depuis une réputation internationale dans le champs des objets électroniques.
Surtout, le contrefaisant n'a pas été à même d'expliquer comment il a inventé le terme "TOSIBA", le Tribunal a jugé que l'enregistrement de la marque était déloyal et commis de mauvaise foi. En conséquence, l'exception de l'exploitation de bonne foi de la marque n'a pas pu jouer.

Commentaire

La décision Indienne citée semble être exemplaire de la manière objective et "auditive" du droit des marques en Inde. Il a procédé à une analyse phonétique de la prononciation du vocable litigieux, par rapport à l'ensemble de la population indienne, et a retenu que la sylable "Sh" est prononcée de la même manière que la lettre "S" dans plusieurs régions d'Inde.
D'autre part, il a procédé à une analyse factuelle de la bonne foi du déposant.

Cette décision peut être considérée comme un guide de l'exception de bonne foi, en cas d'exploitation d'une marque concurrente.
Notamment, la recherche de l'origine du terme déposé, et le fait que ce terme est un terme purement artificiel, est un bon moyen d'établir la mauvaise foi du déposant: Le test majeur étant celui de présenter une explication logique au choix du vocable utilisé comme marque.

Le déposant de TOSHIBA a su expliquer que la marque est la contraction d'une ville "TOkyo"  et de la société préexistante "SHIBAura Electric Co. Ltd". Le déposant de TOSIBA n'a pas su expliquer aux juges l'origine de sa marque.

C'est certainement celà qui a entraîné la dédision de ne pas reconnaître la bonne foi du contrefaisant.